El pasado 1 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que entrará en vigor el próximo 5 de noviembre.  La nueva legislación se expidió en cumplimiento de los compromisos internacionales que asumió nuestro país conforme al reciente acuerdo comercial internacional celebrado entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).  

Esta ley contempla aspectos novedosos respecto al tema de las marcas que, si bien algunos ya se encontraban contemplados en disposiciones anteriores por motivo de una reforma publicada en mayo de 2018, es importante señalarlos ahora debido a que se consolidaron con la nueva legislación.

La nueva legislación “vuelve más preciso y más seguro el tema del registro y protección de marcas, pero también más oneroso puesto que una de las cosas que se pide ahora es que se acredite constantemente el uso de la marca”, señala el abogado Victor Aguirre, socio y fundador de BlackBox, despacho legal especializado en tecnología y startups.

Hay que recordar que una marca es un signo que distingue los productos y los servicios que comercializa una empresa en el mercado, respecto de otros productos y servicios semejantes.

De acuerdo con BlackBox, entre los cambios que contempla esta nueva ley, y que los emprendedores deben tomar en cuenta, están los siguientes:

Se ampliará el catálogo de “elementos distintivos” que se pueden registrar como marca. Anteriormente, únicamente podían registrarse tres tipos de marcas: nominativas (una palabra o conjunto de palabras), innominadas (imágenes o gráficos) y figuras tridimensionales, así como la combinación de las anteriores.

Ahora se podrán someter a registro nuevos elementos distintivos, dentro de los que destacan: olores, sonidos, colores, hologramas e imágenes comerciales.

Como titular de una marca se tendrá obligación de declarar su “uso real y efectivo”. La nueva ley tiene como uno de sus propósitos principales evitar que se realicen solicitudes de mala fe; es decir, con el único objetivo de perjudicar a un tercero, sin provecho propio para el solicitante. En consecuencia, se incluye la obligación para el titular de una marca de declarar su uso real y efectivo tres años después de que se le haya otorgado el registro de la marca.

“En pocas palabras, el titular de una marca actualmente está obligado a presentar un trámite adicional en el que declare los productos y/o los servicios que se estén explotando con dicha marca”, detalla Victor Aguirre.

En caso de que se omita este trámite se perderá la titularidad de la marca por caducidad, por ellos todos los emprendedores deben estar al pendiente del cuidado constante de sus marcas.

Se incluirá el “derecho de prioridad” como elemento novedoso. Un aspecto novedoso de la nueva ley es el reconocimiento del derecho de prioridad, el cual permitirá tener preferencia para obtener el registro en México de una marca cuyo trámite de registro se haya iniciado en el extranjero, siempre que se presente la solicitud en México dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del trámite que se realizó fuera del país.

Habrá la posibilidad de solicitar el registro de “marcas colectivas” y de “marcas de certificación”. Una marca colectiva puede solicitarse por asociaciones de productores, fabricantes o comerciantes de productos y/o de servicios, para distinguir los productos o servicios comercializados por miembros del gremio.  Una marca de certificación es aquella que distingue productos o servicios cuyos procesos de fabricación son supervisados por una organización acreditada para ello (por ejemplo, el certificado ISO).

Con la nueva ley, cualquier emprendedor se podrá beneficiar de estas figuras, ya sea que forme parte de un gremio de productores o en su caso, mediante una licencia otorgada por el titular de una marca.

Se incrementarán las “multas” por hacer uso indebido de una marca registrada. El monto de las multas que puede imponer el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el uso indebido de marcas registradas se incrementará de 20 mil a 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Dos ejemplos del uso indebido de una marca regulados por la ley son: poner a la venta productos y/o servicios indicando que están protegidos por una marca registrada, sin que lo estén; y explotar una marca registrada sin consentimiento de su titular.

Considerando que este año la UMA asciende a 86.88 pesos, el IMPI podrá imponer multas hasta por 21 millones 720 mil pesos, monto que puede incrementarse hasta el triple en determinados casos establecidos por la ley.

Finalmente, es importante destacar que la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial incrementa las facultades del IMPI para cobrar las multas de forma más eficaz.